Les entreprises technologiques et les startups sont habituées à protéger leurs inventions par des brevets, et leurs formules secrètes, leur code source et leurs algorithmes en tant que secrets commerciaux.
Mais ils ne sont peut-être pas au courant d’une autre forme puissante de protection de la propriété intellectuelle en Californie : les « secrets commerciaux négatifs » sont destinés à protéger le savoir-faire secret d’une entreprise acquis grâce à des investissements de recherche approfondis sur ce qui ne pas travail.
Considérez la citation de Thomas Edison à propos de ses expériences sur les ampoules : « Je n’ai pas échoué, j’ai juste trouvé 10 000 façons qui ne fonctionneront pas. » Imaginez que l’assistant d’Edison démissionne et soit embauché par un concurrent. Le « savoir-faire négatif » de l’ancien assistant des 10 000 tentatives infructueuses d’Edison permettrait à son nouvel employeur de commencer sur 10 001 tentatives.
Mais alors qu’un secret commercial est la propriété intellectuelle d’une entreprise, les connaissances générales, les compétences et l’expérience d’un employé acquises dans son ancien emploi ne le sont pas. Où trace-t-on cette ligne ? L’ancien assistant d’Edison doit-il vraiment réessayer les 10 000 échecs antérieurs dont il sait qu’ils ne fonctionneront pas ?
Dans une affaire de propriété intellectuelle très médiatisée concernant la technologie de conduite autonome (Waymo c. Uber), le juge William Alsup a demandé de manière rhétorique : « Un ingénieur est-il vraiment censé subir une lobotomie frontale avant de passer à l’emploi suivant ? »
La réponse à cette question est évidemment non, mais les entreprises ont d’autres moyens de protéger ces informations. Les entreprises et les employés doivent garder à l’esprit certaines bonnes pratiques générales lors de la protection et de la navigation autour des secrets commerciaux négatifs.
Définir clairement l’étendue des secrets commerciaux négatifs
Les tribunaux examinent parfois l’étendue des prétendus secrets commerciaux négatifs pour déterminer s’ils empêchent complètement les autres de rivaliser dans un domaine particulier. Plus l’effet du secret commercial est large et plus son effet préventif est important, plus il est probable qu’un tribunal refusera de reconnaître ce secret.
Dans une affaire, un tribunal a jugé que « la désignation par le demandeur du « savoir-faire technique » concernant ce qui fonctionne et ne fonctionne pas dans [ … ] Les logiciels de gestion des médias numériques sont tout simplement une catégorie d’informations trop nébuleuse pour bénéficier de la protection des secrets commerciaux. Le tribunal a critiqué le demandeur pour n’avoir pas «identifié de voies de conception spécifiques» et avoir plutôt cherché à empêcher les défendeurs de concevoir un logiciel.
« Est-ce qu’un ingénieur est vraiment censé subir une lobotomie frontale avant de passer au travail suivant? »
Toute entreprise cherchant à protéger ce type de propriété intellectuelle doit suffisamment réduire l’étendue du secret commercial négatif afin qu’il ne chevauche pas un domaine ou une industrie entière.
La documentation peut être utilisée de manière protectrice
Les revendications de secret commercial négatives réussissent le plus souvent lorsqu’une entreprise peut identifier des documents ou des données spécifiques qui incluaient des connaissances négatives et qui ont été prises.
Une telle spécificité est probablement ce qui a permis aux revendications de Genentech d’aller de l’avant dans une récente affaire pharmaceutique contre JHL. Genentech a inclus des allégations spécifiques selon lesquelles les accusés « ont téléchargé et fourni à JHL des centaines de documents Genentech confidentiels remplis de savoir-faire négatif exclusif ».
JHL a fait valoir que ses protocoles différaient de ceux de Genentech, mais le tribunal a déclaré que cela n’empêchait pas JHL d’utiliser les secrets commerciaux négatifs de Genentech. Ce savoir-faire négatif « conférerait à JHL l’avantage d’éviter les voies de développement infructueuses, économisant ainsi un temps et des ressources précieux ».
Donc, si un fabricant de produits pharmaceutiques peut identifier les données qui ont été prises, qui contiennent des formules qui ont échoué, ces formules qui ont échoué pourraient être des secrets commerciaux négatifs protégeables.
Pour les éditeurs de logiciels, les réclamations pour détournement de savoir-faire négatif peuvent nécessiter des exemples spécifiques du code défaillant qui a été pris.
Les secrets commerciaux négatifs peuvent être le revers de secrets positifs
Les entreprises doivent garder à l’esprit que les tribunaux appliquent parfois un secret commercial négatif comme le revers d’un secret commercial positif.